涉及创造性与缺少必要技术特征的全面审查

2022-09-12

一、引言

在发明专利的实质审查过程中, 实用性、新颖性和创造性 (简称“三性”) 的判断与评述一直是实质审查中的重点。因为一项专利申请是否具有三性, 这既是判断一个申请是否对现有技术作出贡献而成为发明的关键所在, 也是权衡申请人利益与公众利益的核心所在。与此同时, 由于在发明专利的实质审查过程中需要对专利申请进行全面审查。由此就可能出现下面这样的情况, 即在申请文件具有授权前景的前提下, 申请文件的权利要求书中既存在“三性”问题, 又同时存在其他实质问题。在这种情况下, 如何既做到高质量的全面审查, 又保证审查意见前后符合审查逻辑, 是广大审查员在审查工作中应当注意的问题。

二、问题的提出

在笔者所在处室举办的一次实质审查工作的业务研讨会上, 审查员提出这样的问题:如果申请文件的独立权利要求相对于现有技术没有创造性, 同时根据说明书中记载的内容来判断, 该独立权利要求又缺少必要技术特征, 这时候可以在同一次审查意见通知书中同时指出上面两个问题么?

审查员之所以会产生这样的疑问, 是因为在评述以上两种缺陷的过程中都涉及对发明解决的技术问题的判断与认定。详细说来, 即:

(一) 根据《专利审查指南 (2010) 》 (以下简称指南) 第二部分第四章3.2.1.1节中的规定, 在判断及评述权利要求是否具有创造性时, 目前通常采用的是“三步法”: (1) 确定最接近的现有技术; (2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题; (3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中步骤 (2) 具体要求:分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征, 然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

(二) 在判断及评述独立权利要求是否从整体上反映发明的技术方案, 记载解决技术问题的必要技术特征时, 首先要明确必要技术特征的概念。指南第二部分第二章3.1.2节中给出了必要技术特征的定义:必要技术特征是指, 发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征, 其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案, 使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

由此可知, 在同时评述某一独立权利要求不具有创造性且缺少必要技术特征时, 势必需要两次提及发明要解决的技术问题。并且, 两次提及的“技术问题”一定是不同的。因为, 关于创造性的评述中提及的“技术问题”是独立权利要求与检索到的最接近的现有技术相比较之后的区别技术特征在该独立权利要求的技术方案中所解决的技术问题, 即该“技术问题”是独立权利要求所记载的技术方案已经解决的技术问题;而根据必要技术特征的定义可知, 关于缺少必要技术特征的评述中提及的“技术问题”是所述必要技术特征在包括有该技术特征的技术方案中所解决的技术问题, 由于独立权利要求缺少必要技术特征, 该“技术问题”是该独立权利要求所记载的技术方案没有解决的技术问题。

那么, 是否可以在同一次审查意见通知书中同时指出独立权利要求存在不具有创造性和缺少必要技术特征的问题?如果同时指出上面两个方面的问题, 会不会因为评述过程中前后两次指出的本发明解决的技术问题不相同而导致前后矛盾, 不符合审查逻辑呢?

三、问题的分析

针对上述问题, 笔者认为:首先, 在同一次审查意见通知书中同时指出独立权利要求存在不具有创造性和缺少必要技术特征的问题并不必然会因为评述过程中前后两次指出的本发明解决的技术问题不相同而导致前后矛盾、不符合审查逻辑的问题。理由如下:

(一) 评述独立权利要求不具有创造性时提及的“发明实际解决的技术问题”中的“发明”是指独立权利要求所要求保护的技术方案, 判断及评述该独立权利要求是否具有创造性只要关注该权利要求本身记载的技术特征构成的技术方案即可;而在必要技术特征的定义中的“发明”或“发明的技术方案”应当是考虑说明书中描述的整体内容, 解决了其要解决的技术问题的完整的技术方案, 即这里的“发明”或“发明的技术方案”是该申请全部必要技术特征的总和, 也就是说, 在判断和评述独立权利要求缺少必要技术特征时, 应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容, 而不仅仅是关注独立权利要求中的技术特征构成的技术方案。

(二) 评述独立权利要求不具有创造性时提及的“发明实际解决的技术问题”是根据该独立权利要求所要求保护的技术方案与审查员经过检索得到的最接近的现有技术相比较所具有的区别技术特征所能达到的技术效果来确定的;而在必要技术特征的定义中提及的“解决其技术问题”, 是发明的技术方案整体上与申请的说明书中记载的背景技术中所述的其他技术方案相比较要解决的技术问题, 而申请的说明书中记载的背景技术很可能与审查员经过检索得到的最接近的现有技术是不同的。

从上述两个方面可以看出, 在评述创造性问题和缺少必要技术特征问题中出现的解决的“技术问题”是不同的技术方案相对于不同的现有技术得到的, 因此两个“技术问题”不同不仅不是前后矛盾的, 反而是必然的、合乎逻辑的。基于这一结论可知, 在同一次审查意见通知书中同时指出独立权利要求存不具有创造性和缺少必要技术特征的问题是可行的, 而且有时甚至是十分必要的。

四、处理该问题的几种方式

以下, 将以三种常见情况为例, 分别讨论当独立权利要求不具有创造性、同时缺少必要技术特征时, 如何处理能够提高审查效率:

第一种情况:申请本身没有创造性而没有授权前景;

第二种情况:申请有授权前景, 而且在独立权利要求中加入必要技术特征, 该权利要求仍然不具有创造性 (此时的创造性问题可以通过增加其他技术特征得以克服) ;

第三种情况:申请有授权前景, 而且在独立权利要求中加入必要技术特征, 该权利要求具有创造性, 而该必要技术特征为某一从属权利要求的附加技术特征。

针对第一种情况, 因为本申请由于不存在具有创造性的技术方案而不可能被授予专利权的, 即没有授权前景, 那么仅需要指出使之不可能被授予专利权的创造性问题, 而不必同时指出独立权利要求缺少必要技术特征的问题。这样做不仅是为了节约审查员的审查时间, 更是为了使申请人明确申请的结案走向。

针对第二种情况, 应当在指出独立权利要求不具有创造性的问题的同时指出其缺少必要技术特征的问题。这是因为, 在这种情况下, 该申请是具有授权前景的, 那么申请人在修改独立权利要求时不仅应当克服创造性缺陷, 同时也应当克服缺少必要技术特征的缺陷。只有同时克服上述两个缺陷, 才可能获得授权。

针对第三种情况, 如果申请人认可审查员关于创造性的判断结论, 那么通常其会将具有创造性的从属权利要求的附加技术特征增加到独立权利要求中, 因此在这种情况下可以仅指出创造性问题而不同时指出缺少必要技术特征。但是, 在这种情况下仍然可以选择同时指出两种缺陷, 这样做的好处在于: (1) 使申请人更加明确修改方向, 即只要加入必要技术特征就可同时克服上述两种缺陷; (2) 避免申请人不服创造性评述而没有修改权利要求仅陈述意见, 因为即使申请人不同意对创造性的评述, 也需要同时考虑缺少必要技术特征的问题; (3) 避免申请人没有将必要技术特征增加到独立权利要求中, 而是将其他具有创造性的从属权利要求中的附加技术特征增加到独立权利要求中, 而这样的修改不能克服缺少必要技术特征的问题。

综上所述, 当独立权利要求不具有创造性, 同时缺少必要技术特征时, 是否应当在同一次审查意见通知书中同时指出上述两方面问题, 需要结合不同的情况来具体问题具体分析。而不论选择怎样的处理方式, 实质审查工作都应该坚持客观、公正、准确、及时的全面审查原则来进行。

摘要：本文对评述创造性及评述缺少必要技术特征中所涉及的发明所要解决的技术问题的区别进行了全面的分析, 并以在实质审查过程中的全面审查的理念为指导, 分三种情况给出了不同情况下对于同时存在创造性缺陷和缺少必要技术特征缺陷的独立权利要求的审查方式, 有利于提高审查意见通知书的效率, 缩短审查周期。

关键词：创造性,必要技术特征,技术问题