解读新专利法的禁止重复授权原则、先申请原则与抵触申请

2022-09-11

一、引言

禁止重复授权原则来源于第三次修改的新专利法第9条第1款的规定, 同时, 第9条第1款对禁止重复授权原则的例外情况进行了规定, 为同一申请人提供了一种选择专利申请类型的途径。先申请原则来源于第9条第2款的规定, 禁止重复授权原则和先申请原则的共同之处在于都包含了不能重复授予专利权的含义, 不同之处在于涵盖的范围有所不同, 同时在法律立意上存在区别。而抵触申请则在《专利法》第22条第2款关于新颖性的条款中予以规定, 一方面体现了先申请原则, 另一方面也体现了禁止重复授权原则。

二、各概念规定的发展、变化与关系

先申请原则的概念首次于1984年制定的专利法第9条中提出, 对于禁止重复授权原则没有进行规定, 而对于不同申请人同日就同样的发明创造分别提出专利申请的情况, 在1984年制定的专利法实施细则第12条中进行了补充规定。可见, 1984年制定的专利法及专利法实施细则仅对于两个以上的申请人先后或者同日就同样的发明创造申请专利的情况进行了规定, 对于同一申请人先后或者同日就同样的发明创造提出两份以上专利申请的情况均未涉及。而后, 1992年对专利法实施细则进行修改时, 增加了第12条第1款, 以防止同一申请人就同样的发明创造重复申请从而获得两项以上的专利权, 首次提出了禁止重复授权原则的概念。2001年修改专利法实施细则时, 将禁止重复授权原则变更为第13条第1款。2008年第三次修改专利法及专利法实施细则时, 将禁止重复授权原则修改为法律地位更重要的专利法第9条第1款, 同时对于禁止重复授权的例外情况作出了更加严格的规定, 仅对于同一申请人同日就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的, 才给予申请人选择的权力, 而之前, 对于同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的, 即使申请日不同的也给予申请人选择的权力, 并将先申请原则在第9条第2款中予以保留。

虽然先申请原则也能够防止重复授权, 但它仅涉及禁止重复授权原则中的一种情况, 并未涉及不同申请人同日就同样的发明创造提出两份以上专利申请以及同一申请人先后或同日就同样的发明创造提出两份以上专利申请的情况。可见, 禁止重复授权原则是一个更加上位的概念, 先申请原则是一个相对下位的概念。因此, 专利法第三次修改大大加强了禁止重复授权原则的力度, 但是却不能认为规定了禁止重复授权原则, 就不必再规定先申请原则, 因为先申请原则还表达了另外的涵义, 也是专利制度不可缺少的基本原则。因为, 禁止重复授权原则仅规定了只授予一项专利权, 却没有解决这一项专利权能够授予谁的问题, 而先申请原则则基于申请时间顺序先后的原则解决了这一问题, 以区别于先发明制。

为了落实先申请原则, 解决发明创造相对于申请在先公开在后的专利申请或专利不能授权的问题, 提出了抵触申请这一概念。如果将先申请原则广义地理解, 则抵触申请不仅体现了先申请原则, 而且也属于先申请原则所要管辖的范围。专利法第三次修改后, 将抵触申请扩展到本人申请在先、公开在后的专利申请或专利文件, 将之前仅采用禁止重复授权原则处理的同一申请人先后就同样的发明创造提出两份以上专利申请的情况修改为采用抵触申请处理此种情况, 即在先申请构成抵触申请或现有技术的, 应当根据专利法第22条第2款对在后专利申请 (或专利) 进行审查, 而不是根据专利法第9条。由于在专利法第22条第2款有关新颖性的条款中规定了抵触申请的概念, 因此, 判断在先申请是否构成在后申请的抵触申请时, 应采用新颖性的判断方式, 即将在后申请的权利要求书的内容与在先申请的全文内容 (但排除说明书摘要和摘要附图, 因为摘要及其附图中的内容理应在说明书中记载, 即使没有记载其也不能通过合法方式加入到说明书和权利要求书而不可能构成专利权的基础) 进行比较。可见, 新颖性的判断方式比禁止重复授权原则的判断方式更为严格, 因为禁止重复授权原则的判断方式仅采用保护范围是否存在重叠的判断方式, 即判断是否为同样的发明创造时, 应当将两件申请或者专利的权利要求书的内容进行比较, 而不是将权利要求书的内容与专利申请或专利文件的全文内容进行比较, 如果一件专利申请或专利的一个技术方案与另一件专利申请或专利的某个技术方案的保护范围相同, 则认为它们是同样的发明创造。可见, 从某个角度来说, 抵触申请部分地体现了禁止重复授权原则。

正是由于抵触申请概念的变化, 禁止重复授权原则在审查实践中仅用于解决同日申请的多份同样发明创造的授权问题, 即禁止重复授权原则在审查实践中仅解决这一种特殊情形, 其他任何情况都不适于采用禁止重复授权原则, 这种理解可称为狭义的禁止重复授权原则, 就是解决抵触申请和在先申请原则所不能解决的特殊问题。可见, 广义的禁止重复授权原则包括了先申请原则/抵触申请和狭义的禁止重复授权原则。也就是说, 在审查专利申请是否能够授权时, 应当先审查新颖性创造性等其他规定, 只有该专利申请符合授予专利权的其他规定时, 如果还存在狭义的禁止重复授权原则规定的情形, 才需要适用专利法第9条进行审查, 即专利法第9条的适用优先级低于专利法第22条, 通过上述理解, 在实际审查实践过程 (实审或无效) 中, 就不会出现相关法条的竞合和混乱。

三、对于专利法第9条第1款例外情况规定的解读

专利法第9条第1款对于禁止重复授权例外情况的规定是对于第9条第1款前一句的解释, 该解释的涵义是从根本上对于同样的发明创造就不能授予两项专利权。正是由于认为应当对第9条第1条的规定作此解释, 同时又认为之前国家知识产权局采用的做法应当予以保留, 才将禁止重复授权的例外情况写入第9条第1款后一句, 这意味着只有该例外情况才能够通过放弃实用新型专利权而获得发明专利权, 而除了此例外情况之外的其他情况均不允许。

可以看出, 设置例外情形主要关注两个条件:其一, 为了确保申请人获得的专利保护期限最长也不超过20年, 必须满足“同日提出”的条件, 以避免申请人通过先提交实用新型专利申请、后提交发明专利申请从而获得超过仅提交发明专利申请所能获得的20年专利保护期限;其二, 为了避免出现先授予的实用新型专利权已经因为被放弃或者保护期届满而终止, 之后发明专利又获得授权, 必须满足“先获得的实用新型专利权尚未终止”的条件, 从而更好地维护公众利益能够不受损害, 以避免影响或误导公众。因为, 由于实用新型授权已经被放弃或者保护期届满而终止, 申请人此时已没有可以选择放弃的权利, 发明专利申请不能获得与已经被放弃或保护期届满而终止的实用新型专利同样的专利权才能够保证已进入公众领域的权利不会重新被纳入申请人的权利范围, 在此种情况下, 申请人仅能够通过修改发明专利要求保护的权利范围才能够获得授权。

由于此例外情形是唯一的, “同一申请人”、“同日”、“实用新型专利权尚未终止”、“分别做出说明”等条件必须同时满足才能放弃实用新型专利权, 这些条件是否过于严苛?一种观点认为这些条件是合理的, 因为申请人既然想要获得专利法第9条的例外情况规定所提供的好处, 就应当承担相应的责任, 两者是一种平衡。另一种观点则认为这些条件过于严苛, 对于同一申请人同日提交了实用新型专利申请和发明专利申请、且实用新型专利权已经被放弃或者保护期届满而终止的情况, 等到发明专利申请经过实质审查, 该发明专利申请符合授予专利权的其他规定时, 由于此实用新型专利在授权公告文本中已经告知过公众还存在同样的发明创造的发明专利申请, 应当允许申请人选择放弃实用新型专利以避免重复授权, 因为公众已经知道还存在同样的发明创造的发明专利申请, 所以并不会误导公众由于实用新型专利权的终止、该专利权即进入公众领域。

四、审查实践中存在的问题

可以设想一种情形, 针对一项发明创造先提交发明专利申请, 随后同一申请人就同样的发明创造再次提交实用新型专利申请。实用新型专利申请由于实行初审制而被授权, 待到发明专利申请经实质审查后, 不存在其他问题, 是否可以授予与实用新型保护范围相同的专利权?

按目前《专利审查指南》的规定和本文的理解, 这种情况在审查实践中无法适用禁止重复授权进行处理, 因为根据先申请原则, 在先申请的发明专利理应获得授权, 而实用新型专利完全可以由在先申请的发明专利被无效。但是, 如果对发明专利申请授予专利权, 申请人会获得一些不当得利, 即两项相同的专利权同时有效, 因为实用新型专利在没有人启动无效程序的情况下, 其专利权是存在的, 即“针对同样的发明创造授予了两项专利权”, 没有体现专利权的排他性和独占性。因此还会在实践中导致出现这样的情况, 如果专利权人将两项专利权中的一项转让给他人, 他人利用获得的专利权许可给第三方进行实施, 第三方根据专利权许可进行实施的行为原本是要受到法律保护的, 但是由于重复授权情况的出现, 就会导致第三方在合法根据专利权许可进行实施的行为仍然会侵犯其他专利权而存在侵权诉讼的风险。

目前, 有些观点认为应当将这种情况纳入重复授权, 因为从专利法第9条设置例外情况的初衷来看, 发明申请并没有违背该例外情况设立的目的。由于实用新型专利的申请日在后, 发明专利申请的申请日在先, 不存在超出发明专利权20年期限的情况, 同时只要在放弃该实用新型专利权的时候予以公告, 表示放弃该实用新型专利权是为了避免与发明专利重复授权, 也不存在影响或者误导公众的情况出现。但根据《专利审查指南》的规定, 此种情况下的实用新型专利不能作为发明专利申请的R类文献 (1) , 因此, 不宜适用禁止重复授权来解决。

鉴于《专利审查指南》中没有针对此种情况进行相应的规定, 因此需要针对同一申请人就同样的发明创造不同日申请, 且实用新型专利申请在后申请、在先授权的情况进行明确规定。笔者从长远角度来考虑, 建议可以规定同一申请人就同样的发明创造不同日提出实用新型专利申请和发明专利申请应履行声明义务, 申请人承担相应的在后申请不能获得专利权的法律后果, 同时在专利法规中增加有关不诚信条款的处罚来解决。

五、结语

综上所述, 通过对禁止重复授权原则、先申请原则及抵触申请概念的解析, 禁止重复授权原则在审查实践中应按狭义理解, 即仅涉及同日申请的“同样的发明创造”的处理, 对先申请原则应按广义理解, 其等同于抵触申请概念, 涉及不构成现有技术的“同样的发明或者实用新型”的处理。这样便于各个概念的理解以及适用范围的划分, 在审查实践过程 (实审或无效) 中, 就不会出现相关法条的竞合和混乱, 便于理解和操作。

摘要：禁止重复授权原则、先申请原则及抵触申请是专利法中的重要概念, 本文根据第三次修改后的新专利法, 对禁止重复授权原则、先申请原则与抵触申请的概念进行了解读, 清晰地划分各个概念, 从而避免相互之间存在竞合和混乱, 便于理解和操作。同时指出了审查实践中存在的问题, 并给出了解决的建议。

关键词：禁止重复授权,先申请原则,抵触申请,专利法第9条