我国商标权转让的问题及对策分析

实务中, 无论是商标权转让前, 或是转让中, 甚至是转让后, 出现的问题都是亟待解决的。转让前商标本身是否经过实际使用?在商标转让过程中, 转让当事人双方的资格是否有严格审核, 是否是转让双方的真实意思表示?转让后要求保证商品质量并保持转让前后质量的连续性, 这规定是否合理?问题是无法穷尽的, 不断地完善问题解决的方式才应是面对问题的正确态度。

一、我国商标权转让出现的问题及其属性分析

(一) 商标抢注——商标权注册取得留隐患

与商标权注册取得相对应的是商标权的使用取得, 后者能真正发挥商标的功能, 体现公平。不足之处在于, 商标权使用取得在相当长一段时间内无法保障使用人的权益, 在此期间使用人的权利处于真空状态。商标的生命在于使用, 赋予商标权人权利的同时不能忽略这一本质要求。为此, 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》1对认定注册商标是否有实际使用作了较为合理的规定。其中, 未能实际使用但有证据证明有实际使用的必要准备的, 可认定为有正当理由未能使用注册商标。由此可见, 商标相关法规的立法精神是要求商标有实际使用的。商标抢注的出现, 一定程度上在于未对商标注册取得加以限制。而按照商标抢注的目的, 可将其分为两种类型。一是不以使用为目的的, 企图通过向他人转让商标获取利润而进行的商标职业注册。之所以称之为抢注, 是因其抢占了后来有实质注册需求的注册人的可选资源。另一种则是以使用为目的的在他人尚未注册的领域抢先注册, 以期讹取不正当利益。诚然商标抢注对商标转让市场秩序的维持是百害而无一益的。对于前者, 其一:职业抢注大大限缩了后来人对商标注册的可选范围;其二:在正常、合理使用的前提下, 商标使用人极易踩中地雷, 构成对其他商标权人 (也即商标抢注人) 权利的侵害。其抢注行为虽不应得到肯定, 但已核准通过的注册商标同样需要得到切实保护, 否则即系不承认商标法规的效力, 有损法律的权威;其三:大量堆积的商标注册申请加重了商标行政管理机构及其人员的工作量, 审批工作一拖再拖, 行政效率迟迟得不到提高, 并导致恶性循环。对于后者, Wang Zhengfa在“Ghost”Trademarks in China一文也对其危害进行了分析。Wang将这种商标抢注定义为幽灵商标并细分为15种类型。其危害性在于扰乱商业秩序, 加重行政、审判负担, 纵容投机心理, 损害相对人及消费者利益甚至是抢注人自己的利益。商标抢注人待被抢注人希望通过转让协议获得商标权或独家代理权时讹诈高额的费用, 往往后者是在其商标未注册领域发现仿冒品后才得知自己的被动处境。

(二) 恶意转让——疏于审查还是恶意隐瞒

商标权转让的恶意, 体现在:无权转让人在未获得授权的情形下, 隐瞒转让事实, 损害商标权人的利益;转让人和第三人恶意串通, 在与受让人签订商标权转让协议后, 许可第三人使用该商标或设置其它权利负担, 使受让人的权利受损。

商标局对受理的商标转让申请进行审查, 虽规定应对《商标转让注册申请书》、反映申请人真实意思的转让协议、授权委托书等进行严格审查, 同时查询此前是否已有相同、类似商标, 是否容易导致混淆等。实际中操作中往往是流于形式, 未能实质性地审查双方的主体资格等。常见的情形是:公司内部人员为私利盗公章, 在公司不知情的情况下办理商标转让手续;凭借曾有商标代理业务关系, 获取该有公章的空白合同到商标局申请商标转让;因缺乏商标保护的警觉, 与合作伙伴共用商标, 合作终止后本交由合作伙伴保管的商标注册证却已被悄悄转让。商标转让人和第三人恶意串通, 在转让人和受让人申请转让商标后, 商标局核准前, 将商标许可给第三人, 而有权利瑕疵、权利负担的商标权直接损害了受让人的预期利益。

(三) 质量保证义务——连续性制度设计的合理性与不足

我国商标法第四十二条第一款规定, 转让注册商标的, 受让人应当保证使用该注册商标的品质。为保护消费者的利益, 规范商标转让市场, 商标相关法规定受让人有质量保证的义务。对于受让人来说, 其有公平竞争的权利, 有追求质量更为卓越的商品和服务的权利, 但与此同时, 质量保证义务也是对其最基本的要求。商誉并不是一成不变的, 它具有强烈的人身专属性, 也免不了受市场的优胜劣汰、所有人持续的良性经营的约束与影响。立法者正是看到保护消费者本质上是要保证商品、服务的质量而非告知其商品的来源这一点, 因而依据保证商品质量这一本质指标来规制受让人。从长远来看, 企业要在竞争者中脱颖而出, 长久兴盛就应看准市场变革, 及时进行技术革新、产品优化, 提升质量并降低成本。保证商品质量应该是鼓励受让人对商品质量进行升级改造与完善的。受让后商品的质量, 最低限度地, 不能低于原质量标准。就正如市场调节与政府调控在市场经济发展历史上的交错兴替。

二、我国商标法律法规对商标权转让的规制演变

(一) 新商标法提高商标授权确权效率

新修订的商标法在行政程序上更加注重提高审查效率, 缩短审查过程, 简化异议程序。原四到六个月的审核周期, 引发的问题颇多。首先, 对注册商标所有人来说, 商标转让后核准公告前, 其仍然是商标的所有权人, 一旦权利受到侵害, 可通过商标专用权、注册商标争议程序主张损害赔偿。审核期间, 可进行商标再转让、商标使用许可、商标继续使用、质押、出资等活动, 其因此可能侵害到的善意第三人及受让人的权益法律却无相关的规制。其次, 对受让人来说, 其有权受让无权利瑕疵、无权利负担的注册商标。然而办理商标转让程序后, 法律上对其却有一个保护的空白期。转让申请尚未得到商标局的核准通过的期间, 因此时商标权仍属于转让人, 受让人无法依据商标专用权维护自身利益。受让人要获得救济只能提出异议, 对这一异议权的规定, 我国商标法律却并无明确, 其仅在实际操作中进行了变通, 即允许受让人提出商标异议申请。另一途径则是依据商标转让协议进行事后救济, 根据债权的相对性, 受让人只能向转让人主张权利。另商标所有人与第三人在核准期间签订许可使用合同并登记备案, 或商标所有人未能尽到善良管理人的义务, 在商标受到不正当竞争等侵害时怠于主张权利, 最终使受让人受让的目的难以实现, 受让效果也大打折扣。

(二) 转让程序上体现转让人和受让人的意思表示的变化

商标的转让应当尽可能审查体现双方真实意思的材料, 有效抑制恶意转让的发生, 商标法及其实施条例的修改历程对此即有体现。转让人和受让人共同向商标局提出申请, 并提交《转让注册商标申请书》, 转让手续从由受让人办理到双方共同办理。商标局要求提供转让协议, 而对转让协议的内容并不做深究, 这与其私法性质相符。实践中要严格对商标转让当事人的资格进行审核。若是代为申请的, 除了核实授权委托书、营业执照等证明主体资格, 还应与委托公司取得联系, 进一步确认转让的真实性。通过转让协议等线索了解受让人受让商标的目的, 必要时仍应对受让人受让后的经营进行分析, 设置合理的“跟进”制度, 优化商标转让市场环境。

三、商标权转让制度的完善

(一) 商标抢注的规制

商标抢注本身并未违反商标相关法规的规定, 它只是抢注人投机心理的体现。前述已对商标抢注热会经历的冷却期作了分析。因商标未经过实际使用, 其商标价值有限, 在商标转让市场上并不具有足够的竞争力, 这体现的是劣币驱逐良币的原理。对商标抢注造成的影响, 如大量未经使用却占用名额, 同时遭到闲置的“垃圾商标”, 应及时将其清理。对于以使用为目的, 在他人尚未注册的领域抢先注册, 以期讹取不正当利益的情形则适宜采用事后救济, 根据商标权人商标在一定领域的影响力等, 设置合理的转让费、独家使用许可费, 超出一定比例则不受法律保护, 商标权人可以返还不当得利的形式诉至法院要求判令抢注方归还过分高出部分的转让费及独家使用许可费。

(二) 商标权恶意转让的规制

对商标转让申请对受让人的主体资格要求, 依据商标法实施细则第二十一条的规定, 受让人须为依法成立的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙以及符合《商标法》第九条规定的外国人或者外国企业, 这是商标受让人的受让资格。为了规范商标转让市场, 防止转让人与第三人恶意侵害受让人的权益, 国务院工商行政管理部门可根据商标的实际使用数据、使用领域、是否有不正当使用等信用指标对转让人的资格先行审查。对于受让人则可通过其受让的目的, 受让后的实际经营等进行评定, 兼顾受理前、受理中及受理后的跟进审查。另外商标权转让尤其应注意核实转让双方真实意思, 商标局应严格把关商标转让申请的书面材料。对商标的相关登记、商标的价值评估, 商标事务所及商标评估机构负有审慎审查的义务。违背商标所有人意志, 在未取得商标所有人同意的情况下, 私自转让商标的, 应追究其民事责任, 造成权利人损失的, 应依据权利人实际损失或责任人获得的不正当利益确定赔偿额。只有明确各方的责任, 增加其侵权成本, 才能有效遏制商标的恶意转让。

(三) 质量连续性中受让人和消费者的利益平衡

在商标转让后保证质量的连续性问题上保留受让人的公平竞争权, 同时平衡消费者的合理预期。商标权是具有一定社会性和公共性的私权利, 其功能包括配置资源、服务市场和平衡个人、社会、国家的利益。国家通过立法的形式来确立私人产权和公共产品的关系, 辅之以政策, 平衡多方的利益。私权强调的是权利的保护, 公权则是权利的限制。而在商标权转让中, 公权与私权的平衡同样有所体现。《商标法》受让人受让转让商标后有义务保证商品的质量, 有权利在一定的质量保证基础上对商品质量等市场定位进行调整。后者是从商标权的私权属性得出结论, 同样考虑到商标权的部分公法性质, 商标转让应定位在消费者的利益上。就商品质量而言, 商标局在收到商标转让申请后, 可授权相关的商标评估机构对商标的价值进行评估, 并以评估结果作为商标转让后质量水平基准的参考。此外公众对此基准也有一定的决定权。自商标申请受理后, 公众即可通过商标局网站等进行意见收集与整理, 包括上述影响消费者对品牌选择的因素。赋予相关行业内行业协会成员具有一定比例的投票权, 提高该指标的准确性。转让申请受理前的数据则以商标使用情况的记录为据, 这样的跟进记录系统有待商标局牵头的商标行政管理机构完善。

(四) 商标的域外保护完善

商标权的地域性指经一个国家或地区商标注册机关核准注册的商标, 其专用权被限定在该国或该地区领域内。商标权的地域性决定了同一商标在不同国家和地区可以由不同的人享有。在外国取得的商标权, 即使其所有实体要件、程序要件均符合该外国商标法。我国仍对其保留“管辖权”, 该商标的使用若违反我国法律、扰乱我国市场秩序, 仍应受到我国商标法、不正当竞争法等相关的法律法规的约束。商标权的地域性为商标授权和商标侵权提供了重要的认定依据。为此, 商标局对于商标转让事项可专设档案, 同时对商标知名度等动态指标进行一定期的记录。商标权转让后, 受让人仍可根据商标在某区域知名度、市场竞争力等因素提出为该商标配置该领域的相关保护性商标等合理要求。如根据转让商标在商标局的数据记录, 对商标的市场进行第一、二、三级梯度划分, 划分的依据为:一定领域中相关公众对该商标的知晓程度;商标的持续使用时间;商标宣传工作的持续时间、程度、范围;信誉度;作为驰名商标受保护的相关记录等。对相关性较强的第一级市场, 应给与受让人原商标的保护强度, 而对于相关性较弱第三级市场, 则可提醒受让人是否选择在该区域对未曾注册的商标采取相应的保护措施并为根据商标已有的“声誉”为其注册等提供便利。

(五) 山寨产品盛行的应对设想

我国对山寨产品的态度本就取舍不定。一方面山寨产品带动了相当一部分区域制造业的繁荣与发展, 为社会带来丰富的就业岗位。另一方面山寨产品也引起相关专家学者对其可能引发的对知识产权人权利的侵犯、我国各行业中一直缺乏创造力等问题的思考。苹果公司近期发布的iwatch系列电子手表, 在其尚未开售的情况下, 我国部分地区已“创新性”地, 不甘落后地模仿出外观、性能都形似, 售价却远远低于iwatch的电子手表。事实上对山寨产品是否侵权, 不管学界还是司法实践对此一直都有争论。部分人认为山寨是否侵权取决于消费者, 这考虑的是商标的识别功能——是否造成消费者的对商品的误认、混淆。山寨产品通常都能拿捏住模仿的度, 模仿但不至于造成混淆, 这也是它们得以盛行的原因。正如英国知识产权法学学者科尼什 (Cornish) 所言:“在竞争市场中, 模仿被大多数人认为是正当的, 而非不道德的。”最高人民法院对模仿自由采取了肯定的态度:经营者之间可以就商品的设计等相互学习, 借鉴, 同时鼓励经营者在原有基础上进行创新。对于一般商标, 为了防止混淆, 商标受保护的商品范围为关联产品, 其立足点是当事人之间的竞争关系。而对驰名商标采取的则是跨产品类别的保护, 其超越了当事人的竞争关系而更趋向于商标权的财产化。一般商标权的边界较为有限, 山寨产品并不易落入商标权的保护范围, 多数情况下, 其仅构成不正当竞争。借鉴驰名商标的跨产品类别的保护, 一旦明确受让后的商标在目的市场的知名度等数据, 也即上述提到的商品市场梯度划分。

则可依据受让人的申请为商标附以音译谐音保护商标 (日本企业Yakult在中国注册YAKULT商标及养乐多商标) 、近义词保护商标或相似词保护商标等。实践中, 知名企业拥有上千的保护性商标, 而应用性商标则只有数个, 可见保护性商标在企业商标策略中是发挥着重要效用的。

摘要：在法律修改、完善及司法实践中, 商标权转让已初步建立其较为合理的体系, 然而在实际操作中出现的问题却不容忽略, 这一整个体系仍然是不够健全的。就商标权人来说, 其商标保护意识, 商标作为无形财产的品牌战略意识仍不够强。有完善的制度体系仍不能保证商标转让市场的健康有序发展。商标转让权制度的完善, 从内在来说有赖于市场主体商标意识的不断强化, 于外在而言则需要营造一个重视商标等知识产权保护氛围、鼓励创新的环境。本文将首先着眼于我国商标权转让中出现的问题, 进而提出完善的对策。

关键词：商标权转让,商标抢注,恶意转让,商标权保护

注释

11.最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条第2、3款:“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用, 均可认定属于实际使用的行为。实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别, 但未改变其显著特征的, 可以视为注册商标的使用。没有实际使用注册商标, 仅有转让或许可行为, 或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的, 不宜认定为商标使用。”“如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由, 未能实际使用注册商标或者停止使用, 或者商标权人有真实使用商标的意图, 并且有实际使用的必要准备, 但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的, 均可认定有正当理由。”